一、案例概述
笔者近两年曾接触过一起系列案件，其中被告不仅被判商标侵权，注册商标也随后因此被宣告无效，在此案件名简称为“XX梦”案（XX是县级地名）。
该案共涉及两个程序：
一是民事侵权赔偿程序。2020年，具有国企背景、注册资本金上亿的我国西南地区某甲公司（简称“甲公司”）依据其“XX+图形”地名组合商标及两个纯地名“XX”商标诉XX县当地A公司、B公司和C公司的一次不规范使用注册商标“XX梦”的行为构成商标侵权。虽然三被告极力辩称“XX”属于县级地名，甲公司无权禁止他人正当使用，但省高院经过审理，最终判决认为，三被告变形使用的“XX梦”与甲公司地名商标近似，易使相关公众产生来源误认或者误认其来源与甲公司注册商标的商品有特定的联系，故构成商标侵权，需承担包括停止侵权、赔偿损失等在内的民事责任。
二是商标权无效程序。2020年1月，甲公司引证前述三个地名商标，依据商标法第十三条、第三十条等条款向国家知识产权局申请对C公司的已注册商标“XX梦”予以无效宣告。该案历经行政及两审法院审理，终审高院在曾有在先判决认为甲公司“XX+图形”商标中的“XX”作为县级行政区划的名称，显著性较弱的情况下，仍然于2022年依据商标法第三十条对“XX梦”商标予以无效宣告。
“XX梦”案结束后，甲公司又如法炮制，在2022年对XX县当地另外两家生产商的一次不规范使用注册商标“XX洞”的行为提起商标侵权诉讼后，还就该注册商标“XX洞”同时提出无效宣告申请。据了解，甲公司已利用此种手段反复对当地多个中小微企业予以打压，几成垄断之势。
可见，目前实践中已经普遍出现既要求具有轻微侵权行为的商标注册人承担民事赔偿责任，紧接着商标注册管理机关又对其原本正常注册的商标予以无效宣告的情况。通过案例分析，我们认为，这种“双罚”措施不仅在法理逻辑上说不通，在实践中更可能导致不良的社会影响，应予以纠偏。
二、案例分析
由于在前述案件中，商标注册管理机关均以商标法第三十条对争议商标予以宣告无效，故本文仅围绕该条款展开论述。
（一）从法理角度看，适用商标法第三十条在逻辑上存疑，且可能涉嫌违反行政法上的“比例原则”
1、从逻辑上看，商标法第三十条不应适用于前述“XX梦”商标无效案
商标法第三十条：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
可见，该规定适用于两种情形：一是申请注册的商标，凡不符合商标法有关规定的，不予注册；二是在同一或类似商品上，与他人在先已注册或初步审定的商标相同或近似的，不予注册。
（1）关于第一种情形
“XX梦”行政案中，二审法院判决显示，争议商标“XX梦”是因与三个引证的地名商标近似，而被裁定宣告无效。但是，这种说理显然不具有充足的说服力。
众所周知，我国商标法、商标审查及审理标准等均对商标的审查流程及审查标准作出了详细规定（主要包括形式审查和实质审查两部分），其中实质审查的要求之一就是申请的商标不得与在先已注册或初步审定公告的商标相同或近似。照此标准可反推，凡获准注册的商标，原则上应当与他人在先已注册或初步审定公告的商标不相同，亦不近似。
“XX梦”商标即是如此，因为该商标相比于三个引证的“XX”地名商标获准注册的时间更晚，故可推知在商标的实质审查阶段，“XX梦”商标被认为与三个“XX”地名商标不近似。但令人感到震惊的是，该商标在注册并经多年规范使用后，却仅因偶然一次的不规范使用行为，被商标评审部门予以无效宣告，其理由竟是该商标与在先已注册的三个地名商标近似。这在逻辑上显然说不通。
（2）关于第二种情形
将前述第三十条规定的第二种适用情形与“XX梦”案结合进行分析，我们可以得出该案最有可能适用的法条是商标法第七条第一款（诚实信用条款）。但是，由于“XX梦”商标是通过正常的商标审查流程获得注册，且注册人一直规范使用了4~5年，没有造成消费者产生来源混淆的主观故意，因此仅凭其偶然一两次的不规范使用行为，就断定注册人在申请该商标时具有主观恶意，进而认为该商标与引证商标近似，显然理由亦不充分。
除了在逻辑上存疑，行政和司法的“双罚”还可能违反“比例原则”。
2、从比例原则上看，在“XX梦”商标无效案中适用司法和行政的“双罚”合理性存疑
行政比例原则包括适当性原则、必要性原则和狭义的比例原则1，该原则指行政主体实施行政行为应兼顾行政目标的实现和保护相对人的权益，如果行政目标的实现可能对相对人的权益造成不利影响，则这种不利影响应被限制在尽可能小的范围和限度之内，二者有适当的比例。2
比例原则作为行政法上的重要原则，贯穿于行政执法行为的始终。因此，商标注册管理机关在面对商标评审申请、审理案件及作出裁定或决定时亦应当予以严格遵守。
然而，在前述“XX梦”案及其他与该案类似的案件中，商标注册管理机关的做法却可能违反“比例原则”，理由在于：
（1）商标注册人长期规范使用争议商标，偶然发生的不规范使用行为已经得到及时改正，并在民事侵权诉讼中得到了“惩罚”，比如停止使用被诉侵权标识、回收和清除市场上流通的侵权产品、销毁侵权包装材料、赔偿权利人经济损失等。在此情况下，商标注册管理机关没有必要再将其合法注册的商标予以宣告无效。
（2）有违商标法的精神。商标法第四十九条第一款规定，“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”。可见，商标法给予不规范使用注册商标的行为人以改正的机会，但是无效宣告却直接将该机会予以剥夺。
需要强调的是，前述分析的基础在于争议商标注册人在申请商标时主观上不具有恶意，行为上一直规范使用注册商标，不规范使用的情况实属偶然。
有原则就有例外，笔者认为，若存在如下情形，则可以适用商标法第三十条的规定。
（二）例外情形：商标注册人申请争议商标就是为了变形使用，从而搭他人在先知名商标的便车，且自争议商标注册后，从未依商标法的规定在核定商品上规范使用该争议商标
笔者曾接触过一起商标侵权纠纷就是如此。该案中，在先权利人主营拉面，故其在第43类“餐馆”上注册了普通宋体的
商标，且该商标经使用在市场上获得了一定的知名度。随后，山东某地的一家面馆在相同服务项目上申请注册了
商标（小篆字体），但在实际使用过程中却一直使用为
，使消费者误认为服务的提供者是在先权利人。显然，山东的这家面馆是为搭在先权利人的便车，攫取其商誉及市场份额，而恶意申请图片商标。
对于这种情况，我们认为，由于侵权人使用的标识非其注册商标，且违反了诚实信用原则，恶意造成消费者混淆的后果，损害了在先权利人的合法权益，故有必要通过司法和行政的“双罚”的措施，在要求侵权人承担民事责任的同时，依据商标法第七条、第三十条对注册商标予以无效宣告，从而彻底制止侵权。
（三）从实践角度看，司法和行政的“双罚”还可能导致不良的社会效果
除在法理逻辑上存在问题，司法和行政的“双罚”可能对社会产生下列不良影响：
1、经济上的不利益。如前所述，争议商标获准注册需要经过漫长的形式审查和实质审查，而“双罚”之下，争议商标又会被重新审查是否满足商标法要求的实质要件，这相当于重复工作，将导致大量的审查资源、司法资源浪费，是极不经济的行为。
2、可能导致争议商标的注册人（以中小微企业为主）陷入发展困境，甚至濒临破产。由于类似的案件多是由具有强大经济实力的公司向中小微企业提出，而中小微企业的经营能力有限，积攒的商誉多承载于为数不多的核心商标上，同时其抵御风险的能力较低，因此核心商标一旦被宣告无效，将会对中小微企业造成难以估量的后果。而这也与我国今后发展的着力点即“支持中小微企业发展”不相符。
三、由于目前普遍存在的司法和行政的“双罚”措施不仅涉嫌违反比例原则，还可能产生不良的社会效果，故建议慎重适用
基于前述分析，笔者建议司法机关和商标注册管理机关对商标注册人的侵权行为区分不同情况，分别处理：
1、对于长期不规范使用注册商标且在申请时就具有搭他人便车恶意的商标注册人，实行司法与行政的“双罚”，从而达到规范市场秩序，营造良好营商环境的目的。
2、对偶尔一两次不规范使用商标的注册人尤其是中小微企业不再适用司法和行政的“双罚”制，而是要更深入地探究注册人申请注册商标时的主观意图及其自商标注册以来的使用行为，在其偶然的不规范使用注册商标的行为已经被行政处罚或判决承担民事责任后，不再将该行为作为宣告无效的考量因素，从而给注册人以“改过”的机会、容错的空间，促使其持续发展，进而激发市场活力，推动我国经济的繁荣发展。
注释：
1、百度百科显示，“狭义的比例原则”指行政权力所采取的措施与其所达到的目的之间必须合比例或相称。
2、“比例原则”词条，百度百科，https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E5%8E%9F%E5%88%99/692427#reference-[1]-738098-wrap
作者介绍
黄桂林，华贸硅谷律师事务所合伙人，从事法律研究和实务近三十年，尤其在知识产权领域深耕多年，在国家商标局工作期间从事全国重大侵权案件的查处和协调指导，并参加过商标立法的调研和起草，善于对复杂疑难的知识产权案件进行梳理，帮助国内外大型公司制定知识产权战略规划。
转载来源：黄律评析知产法律问题
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